USPTO 的讓步與要求:撰寫軟體專利申請案面臨更多的挑戰

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美國專利商標局(USPTO)發布了一項新審查基準,降低了軟體專利申請人在證明其發明符合35 U.S.C.第101節規定的專利保護條件時所面臨的障礙。與此同時,USPTO還根據另一條專利法:35 U.S.C.第112節發布了另一項新審查基準,加強了對軟體專利申請的審查。該審查基準於同一日期 – 即2019年1月4日發布–並指示USPTO的專利審查員對於軟體應用程式要求公開高度詳細的軟體演算法信息。
USPTO針對第112節發布的審查基準解決了軟體專利中的手段功能用語問題。在軟體專利申請中,軟體的權利要求項通常會被撰寫為其期望實現的功能,原因通常是因為已存在許多種用於實現該期望功能的已知方式。無論出於什麼原因,USPTO的新審查基準明確指出,如果一項專利申請在沒有描述如何實現其所聲明功能演算法的情況下這樣做,則該申請將被視為定義不明確,且該項專利申請將因違反第112節的要求而被拒絕。
USPTO的審查基準嚴格解釋了關於這個問題的判例法,它要求公開每項軟體所聲明的功能的演算法 – 即使該演算法是為業內眾所周知的。該審查基準實際上指出,即使辯稱熟悉該技術的軟體開發人員可以編寫軟體來執行該功能,這一要求也無法被豁免。相反地,應用程式必須具有其演算法 「足夠精確的描述」,以執行其聲明的整個功能,方式可以是文字,流程圖,或者數學公式。還好值得安慰的是判定該演算法的描述是否足夠精確是基於熟悉該技術者的理解,並沒有更多的要求。
此外,該審查基準為軟體的創新部分設置了更高的標準。軟體必須詳細公開其聲明功能中所有創新且不為人所熟知的部分,以表明(1)發明人完全了解該發明以及如何實現該發明,以及(2)使其他人熟悉該項技術,並能相對容易地重製本技術。不符合這些標準中的任何一項都將導致該申請被拒絕。
針對第112條的新審查基準要求加強審查的指示,對申請人造成了沉重負擔,也令專利律師頭痛不已。他們不僅需要非常詳細地公開他們的新演算法,還需要描述可以說是眾所周知的演算法,以充分支持他們的軟體所執行的每個功能。要做到這一點,申請人必須在太多和太少之間取得平衡。太多的細節不僅會導致申請案過於昂貴,而且還會限縮其專利發明的保護範圍。根據這些指導規則,細節太少又可能導致根本無法獲得專利。總而言之,USPTO最近對軟體應用程式的審查基準使申請人處於一種兩難的境地中。

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