予您的新年礼物:美国专利商标局软件专利新行规

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2019 年1月4日,美国专利商标局(USPTO)为其专利审查员发布了关于如何评估专利申请的新行规,新行规用以确认专利申请是否有资格获得35 U.S.C § 101的专利保护。[i] 自2014年美国最高法院在Alice v. CLS Bank[ii] 案中作出判决以来,第101条法规一直都是为软件相关发明寻求专利保护的人的重大障碍。随着这一新行规,美国专利商标局在软件相关发明的专利申请上似乎正趋向于一种更加宽松的评估方法。

依据美国专利商标局先前不为抽象概念授权专利的实践法规,[iii] 许多审查员倾向于严格地解析判例法和相关条例,以此来拒绝软件发明的专利申请资格。由于每个软件专利申请严格的来说至少包含一个有抽象概念的声明,审查员因此可以随意地拒绝软件专利的申请。这对于发明家和申请人来说都是一个令人头疼的问题。而新行规提供了令人期待已久的解决方法。它着重强调了以往符合资格的软件申请的司法判决的重要性,同时淡化了不符合资格申请的先例。

新行规阐明和定义了什么是构成不符合申请资格的抽象概念。抽象概念分为(1)数学概念,(2)组织人类活动的某些方法,以及(3)思维过程。如果申请的声明不包含上述三项元素中的任何一项,审查员才会依靠程序继续审查,判定该申请是否具有可专利性的资格。[iv]

如果申请声明中包含了上述三项类别中的任何一项,新行规则要求审查员对其进一步分析,以确定该项申请的整体是否不具备专利资格。即使该申请的声明指向某抽象概念,但申请“整体具有实用性”,该申请则具备专利化的可能性。例如,某项申请的声明使用了某数学公式来提升计算机或其他技术的某种功能,则该项申请的整体并不指向抽象概念,因此它具有获得专利保护的资格。然而,即使些许申请中的声明指向抽象概念,声明也要被再次分析,以确定其“多于”抽象概念的那一部分是否新颖和独特。如果是,该声明则具有获得专利保护的资格。

美国专利商标局新行规的制定显然是鼓励审查员寻找符合资格的专利和声明。同时,它也为软件发明专利保护问题带来了期待已久的改善。然而,审查员适应新行规的速率还有待考察。第101条法规很大程度上仍会持续对软件专利的获取造成障碍,但专利申请人和律师现在拥有了克服这一障碍的宝贵工具。

[i] 2019年修订专利问题资格行规,84 Fed Reg. 50(2019年1月7日), 请访问 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-01-07/pdf/2018-28282.pdf

[ii] Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014).

[iii] 专利审查程序手册(MPEP)的受影响部分包括§§2103, 2104, 2105, 2106和2106.03 – 2106.07(c)(2106.04(II)除外,现已被取代))。

[iv] 该文章重点介绍经常与软件类申请有关的抽象概念。应该指出的是,美国专利商标局行规的适用性更加广泛。它指示了审查员在评估其他不合格的申请时要采用类似的分析机制,例如自然法则和自然现象。

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